Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hình thức hợp đồng li-xăng được sử dụng phổ biến khi các bên thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu. Bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ cung cấp các thông tin về hợp đồng Li-xăng là gì? Trình tự thủ tục đăng ký hợp đồng Li-xăng mới nhất?
Mục lục bài viết
1. Hợp đồng li-xăng là gì?
Hợp đồng li xăng là hợp đồng chuyển quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.
Hợp đồng li- xăng được hiểu là là một văn bản thoả thuận về việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.
Mục đích, phạm vi lãnh thổ và thời hạn chuyển giao quyền trong hợp đồng li – xăng phải được các bên xác định và nhất trí.
Hiện nay, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc chuyển quyền sử dụng các quyền sở hữu công nghiệp giúp kinh tế đất nước phát triển. Việc chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện dưới hai hình thức: hợp đồng hoặc theo chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ để đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp hay còn gọi là hợp đồng li-xăng.
Li-xăng là từ dùng để chỉ người cấp li-xăng (chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp) trao quyền sử dụng các quyền sở hữu công nghiệp của mình cho người nhận li-xăng mà vẫn giữ quyền sở hữu đối với các quyền sở hữu công nghiệp đó.
Đối tượng li-xăng là quyền sở hữu công nghiệp – quyền đối với một loại tài sản trí tuệ. Ví dụ như: các sáng chế, tác phẩm, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế bố trí,… Người cấp li-xăng phải chứng minh là chủ thể độc quyền sử dụng với tài sản trí tuệ trên, tức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ như bằng độc quyền sáng chế, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bằng độc quyền giải pháp hữu ích,…
Việc “li-xăng” – chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp giúp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các tài sản trí tuệ phát huy được giá trị của tài sản trí tuệ này vào các mục đích được chủ sở hữu chấp nhận bằng hình thức hợp đồng. Chuyển giao quyền sử dụng loại tài sản trí tuệ này góp phần phổ biến công nghệ, hạn chế độc quyền, nâng cao việc nghiên cứu, sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Với mục đích thương mại, việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ sẽ phải trả một khoản tiền hay một giá trị vật chất khác. Vì vậy, việc li-xăng đem lại lợi ích cho chủ thể sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, người được nhượng quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và toàn xã hội.
Hợp đồng li-xăng là hình thức thể hiện của giao dịch dân sự diễn ra giữa người cấp li-xăng và người nhận li-xăng. Trong đó, hai bên thỏa thuận thống nhất với nhau về việc cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt về phạm vi lãnh thổ, mục đích, thời hạn chuyển giao quyền sử dụng.
Để có giá trị pháp lý thì hợp đồng li-xăng phải được lập bằng văn bản ghi nhận những nội dung chính sau đây:
+ Các bên tham gia hợp đồng: ghi đầy đủ thông tin của hai bên giao và nhận li-xăng; họ tên và thông tin của người đại diện tham gia ký kết hợp đồng (nếu có).
+ Đối tượng chuyển quyền sở hữu công nghiệp: phạm vi (một phần hay toàn bộ nội dung bảo hộ theo văn bằng bảo hộ) quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao; giới hạn sử dụng và phạm vi sử dụng của bên nhận quyền sở hữu công nghiệp; thời hạn (thuộc thời hạn trong văn bằng bảo hộ hoặc hợp đồng quyền; thanh toán giá trị chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (số tiền, thời hạn, cách thức thanh toán,…).
+ Quyền và nghĩa vụ của hai bên giao và nhận li-xăng (các quyền và nghĩa vụ không trái quy định pháp luật, không được đưa ra các điều khoản hạn chế bất hợp lý,…).
+ Các điều khoản khác như: điều kiện thay đổi, bổ sung, thay đổi, chấm dứt hợp đồng li-xăng; điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng li-xăng (thương lượng hay thông qua trọng tài hay thông qua tòa án hay lựa chọn tất cả các cách giải quyết trên).
Hiện nay, việc đăng ký hợp đồng li-xăng không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho bên thứ ba thì đăng ký hợp đồng li-xăng là điều kiện cần thiết.
Dựa theo bản hợp đồng hoặc theo sự thỏa thuận của hai bên thì bên cấp li-xăng hoặc bên nhận li-xăng hoặc ủy quyền cho chủ thể có đủ năng lực thực hiện việc đăng ký hợp đồng li-xăng. Nếu trong trường hợp ủy quyền, tiến hành việc nộp hồ sơ cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có đủ điều kiện hành nghề được ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và được công bố công khai tại trang www.noip.gov.vn.
Căn cứ
Thứ nhất. Hình thức của hợp đồng Li – xăng:
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải thực hiện dưới hình thức bằng văn bản, mọi hình thức khác đều không có giá trị pháp lý.
Thứ hai. Nội dung hợp đồng Li – xăng:
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải có những nội cơ bản sau:
+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên nhận quyền.
+ Căn cứ chuyển quyền sử dụng
+ Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng)
+ Phạm vi chuyển quyền sử dụng: giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.
+ Thời hạn chuyển quyền sử dụng
+ Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán (trọn gói hoặc theo kỳ)
+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên nhận quyền.
+ Chữ ký của người đại diện cho các bên
Thứ ba. Một số điều khoản bắt buộc và một số điều khoản khác cần có trong hợp đồng li-xăng nên được các bên lưu ý khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng, cụ thể:
– Đối tượng của li-xăng: Các bên phải làm rõ đối tượng của li- xăng là gì, cụ thể như thế nào.
– Mức độ và phạm vi quyền được li- xăng: Hợp đồng li-xăng có thể là độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền.
– Lĩnh vực sử dụng: Người nhận li-xăng có thể bị giới hạn việc phân phối và bán công nghệ cho một nhóm khách hàng cụ thể hay thương mại hóa công nghệ trong phạm vi một ngành hoặc phân đoạn ngành công nghệ cụ thể.
– Hỗ trợ kỹ thuật: Tùy thuộc vào từng loại công nghệ chuyển giao mà thường có thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức cung cấp tài liệu, dữ liệu, kiến thức chuyên môn cho người nhận li-xăng.
– Li- xăng thứ cấp: Người nhận li-xăng, đặc biệt là li- xăng độc quyền có thể đề nghị được cấp li- xăng thứ cấp trong phạm vi lãnh thổ của mình.
– Cải tiến li- xăng: Là những phiên bản, bản nâng cấp và những công nghệ mới cần được xác định trong hợp đồng. Các bên cần phải làm rõ “những ưu đãi hơn” là gì.
– Người nhận li- xăng được đối xử bình đẳng: Hợp đồng cần có điều khoản này trong trường hợp hợp đồng li- xăng không độc quyền. Điều khoản nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng cho người nhận li-xăng khi người cấp li-xăng cấp li-xăng cho người khác với những ưu đãi hơn.
– Khả năng chuyển giao: Việc các bên thỏa thuận điều khoản này đảm bảo quyền lợi và tính giàng buộc của người thừa kế, người được chuyển nhượng hay người được đại diện hợp pháp khác của các bên.
– Điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng: Thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật.
– Cách thức giải quyết tranh chấp: Lựa chọn trong số các cách sau để giải quyết tranh chấp giữa các bên: Thương lượng; Trọng tài; Tòa án; hoặc kết hợp các phương thức trên.
2. Những vấn đề gặp phải khi chấm dứt và hậu chấm dứt hợp đồng li-xăng:
Hợp đồng li-xăng chấm dứt trong hai trường hợp sau:
a. Thời hạn của hợp đồng đã hết hoặc có một sự kiện dẫn tới việc nhất trí chấm dứt hợp đồng.
Ví dụ: thời hạn của hợp đồng có thể được quy định là 10 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và tại thời điểm kết thúc năm thứ 10 thì hợp đồng chấm dứt. Hoặc, hợp đồng hết hạn tại thời điểm xảy ra sự kiện như việc bằng độc quyền sáng chế cuối cùng trong số các bằng độc quyền sáng chế được li-xăng hết hiệu lực bảo hộ, hoặc, có thể là sớm hơn, nếu toà án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền quyết định rằng bằng độc quyền sáng chế cuối cùng trong số các bằng độc quyền sáng chế thuộc “đối tượng được li-xăng” vô hiệu hoặc không thể thực thi được.
b. Hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực bởi một bên bất kỳ trước khi hết hạn.
Quyền chấm dứt hợp đồng thường được quy định một cách chi tiết và liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng theo một số cách thức nào đó sẽ bị coi là vi phạm điều kiện của hợp đồng, ví dụ, không thực hiện việc trả phí li-xăng, phá sản hoặc vỡ nợ.
Sau khi hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt
a. Bí quyết kỹ thuật hoặc thông tin bí mật
Khi hợp đồng hết hạn hoặc bị bên cấp li-xăng chấm dứt hiệu lực thì bên nhận li-xăng sẽ trả lại hay vẫn tiếp tục sử dụng bí quyết kỹ thuật hoặc thông tin bí mật?
Ví dụ: “Trả lại thông tin bí mật: Việc chấm dứt hợp đồng này bởi Công ty B theo quy định tại Mục [*], nhưng phụ thuộc vào việc hết hạn hay chấm dứt hợp đồng bởi Công ty A theo quy định tại Mục [*], thì Công ty A ngay lập tức phải trả lại cho Công ty B bất cứ Thông tin bí mật nào thuộc Công ty B mà Công ty A đã nhận được từ Công ty B trước thời điểm chấm dứt hợp đồng này, và Công ty A sẽ không có quyền sử dụng những Thông tin bí mật nhằm bất bất cứ mục đích nào”.
b. Li-xăng thứ cấp
Có hợp đồng li-xăng thứ cấp bất kỳ hoặc quyền bất kỳ đã được cấp cho các bên thứ ba và những hợp đồng li-xăng này hoặc quyền này có tiếp tục được khai thác sau khi hợp đồng li-xăng chính chấm dứt hay không?
c. Các điều khoản khác
Ví dụ: duy trì bảo mật, quyền tiếp tục sử dụng đối với những cải tiến của bên kia, tiếp cận với hồ sơ trong một giai đoạn cụ thể.
Ví dụ: “Bảo vệ thông tin bí mật: Trách nhiệm của mỗi bên về bảo mật, không sử dụng và không bộc lộc thông tin được nêu tại Mục [*] phải được thực hiện bằng cách sử dụng Thông tin mật của bên kia ở mức độ cẩn thận tối thiểu là tương tự như sử dụng để bảo vệ Thông tin mật của mình. Trách nhiệm này sẽ có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng và sau đó 3 năm”.
3. Những nội dung chính trong hợp đồng li-xăng:
a. Xác định các bên tham gia hợp đồng
Hợp đồng sẽ được ký giữa một bên có quyền cấp li-xăng và một bên sẽ thực hiện li-xăng đó. Hợp đồng cần phải làm rõ ai là người cấp li-xăng và ai là người nhận li-xăng. Những chi tiết khác bao gồm địa chỉ của mỗi bên, thẩm quyền của công ty (đối với công ty) và ngày hiệu lực của hợp đồng cũng có thể đưa vào phần xác định các bên tham gia hợp đồng.
b. Định nghĩa
Điều khoản định nghĩa chính là từ điển của hợp đồng. Mỗi định nghĩa nên độc lập nhiều nhất có thể. Có ít nhất ba thuật ngữ cần được định nghĩa trong hợp đồng li-xăng sáng chế, đó là:
– Các sáng chế được li-xăng, bí quyết kỹ thuật và thông tin bí mật bất kỳ, có nghĩa là “đối tượng của hợp đồng li-xăng”;
– Các sản phẩm được li-xăng, nghĩa là “những sản phẩm được sản xuất, sử dụng, chào bán, được bán hoặc nhập khẩu bởi người nhận li-xăng theo các điều khoản của hợp đồng li-xăng”;
– Lãnh thổ, nghĩa là giới hạn về địa lý “mà sản phẩm có thể được sử dụng”.
c. Đối tượng li-xăng
Điều quan trọng là phải làm rõ phạm vi của hợp đồng li-xăng vì việc cấp li-xăng là cốt lõi của một hợp đồng li-xăng. Cần phải làm rõ đối tượng được lixăng.
Ví dụ: “đối tượng được li-xăng” là:
– Quyền sở hữu trí tuệ: “Quyền sở hữu trí tuệ” là tất cả quyền thuộc sở hữu hoặc được nắm giữ bởi Công ty X, liên quan đến hoặc có trong các 17 bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế, bất kể trong nước hay ở nước ngoài, và tất cả đơn tách, chuyển tiếp và chuyển tiếp một phần của đơn sáng chế bất kỳ, và toàn bộ bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp trong số đơn đăng ký sáng chế đã nộp, và toàn bộ bằng độc quyền sáng chế được sẽ cấp lại, thẩm định lại và gia hạn liên quan đến công nghệ của Công ty X.
– Quyền đối với công nghệ: “Quyền đối với công nghệ” là tất cả các quyền thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Công ty X đối với, liên quan đến hoặc theo thông tin kỹ thuật, bí quyết kỹ thuật, quy trình sản xuất, thủ tục, thành phần, thiết bị, phương pháp, công thức, giao thức, kỹ thuật, phần mềm, thiết kế, hình vẽ hoặc dữ liệu liên quan đến công nghệ của Công ty X, mà không thuộc quyền sở hữu trí tuệ, nhưng lại rất cần cho việc thực hiện và áp dụng đầy đủ các sáng chế tại thời điểm được bộc lộ hoặc được yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
d. Mức độ và phạm vi quyền được li-xăng
Hợp đồng li-xăng có thể là độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền. Trong hợp đồng li-xăng không độc quyền, người nhận li-xăng chỉ là một trong số nhiều người nhận li-xăng mà người cấp li-xăng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng và khai thác công nghệ và là phương án được ưu tiên của phần lớn người cấp li-xăng. Bằng cách chuyển cả rủi ro và lợi ích cho một vài người nhận li-xăng, người cấp li-xăng không phụ thuộc vào thành công của một người nhận li-xăng duy nhất. Người cấp li-xăng cũng có thể duy trì sự kiểm soát tốt hơn đối với công nghệ, và do nhiều người nhận li-xăng đang sử dụng và khai thác công nghệ trên vài thị trường và do sự đa dạng về sản phẩm, nên công nghệ đó được tạo cơ hội để hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
e. Lĩnh vực sử dụng
Người nhận li-xăng có thể bị giới hạn việc phân phối và bán công nghệ cho một nhóm khách hàng cụ thể (như lĩnh vực hàng không), hay thương mại hóa công nghệ trong phạm vi một ngành hoặc phân đoạn ngành công nghiệp cụ thể (như phần mềm máy tính), hoặc sử dụng công nghệ nhằm một mục đích cụ thể (như nghiên cứu hoặc kết hợp với một số sản phẩm hoặc quy trình sản xuất khác).
f. Lãnh thổ
Hợp đồng li-xăng có thể bị giới hạn trong một lãnh thổ địa lý cụ thể. Ví dụ, có thể cấp li-xăng trên phạm vi toàn cầu hoặc cấp li-xăng ở một số quốc gia 18 cụ thể hoặc thậm chí một số khu vực cụ thể trong một quốc gia (như một hoặc một số bang, hoặc vùng của một nước). Những gì phù hợp sẽ bị ảnh hưởng bởi điều mà người cấp li-xăng có thể cấp li-xăng và điều người nhận li-xăng có thể tận dụng ở một vùng lãnh thổ hoặc khu vực cụ thể.
g. Hỗ trợ kỹ thuật
Tùy thuộc vào loại công nghệ được chuyển giao mà thường có thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức cung cấp tài liệu, dữ liệu và kiến thức chuyên môn cho người nhận li-xăng.
h. Phí li-xăng
Số tiền trả cho người cấp li-xăng để tiếp nhận và sử dụng công nghệ thường được phân thành phí li-xăng thanh toán trọn gói và phí li-xăng trả theo định kỳ. Nhiều hợp đồng li-xăng quy định cả hai loại phí này.
– Phí li-xăng trọn gói: là số tiền được trả tại thời điểm xảy ra một sự kiện cụ thể. Đó cũng có thể là một khoản tiền duy nhất, được thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. Nếu không có khoản thanh toán nào khác thì khoản tiền này sẽ được coi là khoản phí li-xăng trọn gói duy nhất.
– Phí li-xăng trả theo định kỳ: là khoản tiền được trả thường xuyên cho người cấp li-xăng để được sử dụng công nghệ bởi người nhận li-xăng. Do loại phí li-xăng này gắn việc sử dụng công nghệ với một khoản phí nhất định nên nó là sự phản ánh rõ ràng về giá trị của công nghệ được đối với người nhận li-xăng, và theo đó loại phí này là hình thức thanh toán phổ biến nhất trong các hợp đồng li-xăng.
4. Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng mới nhất:
Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng:
Để đăng ký hợp đồng li-xăng thì người nộp hồ sơ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu sau:
+ Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng li-xăng (hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp) , có mẫu theo quy định pháp luật và được Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí.
+ 02 bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp đồng li-xăng, kể cả phụ lục (nếu có). Nếu hợp đồng có nhiều trang thì các bên phải ký nháy vào các trang hoặc phải có đóng dấu giáp lai giữa các trang. Nếu hợp đồng được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng việt thì phải kèm ra bản dịch tiếng việt (có dấu xác nhận sao y từ bản chính/dịch nguyên từ bản gốc).
+ Nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung của nhiều người thì cần có văn bản thống nhất ý kiến đồng ý của tất cả chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng.
+ Biên lai, chứng từ thu tiền phí, lệ phí đăng ký hợp đồng li-xăng. Theo quy định pháp luật thì mỗi hợp đồng li-xăng hay một đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện việc chuyển quyền sử dụng được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải nộp 550.000 đồng.
+
Người đi nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng nộp tất cả các hồ sơ trên tới Cục Sở hữu trí tuệ. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự, thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng:
Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký hợp đồng li-xăng được diễn ra như sau:
Khi nhận được 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên thì trong thời hạn 02 tháng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định về mặt hình thức và nội dung của hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng.
Trong thời gian thẩm định, nếu hồ sơ có thiếu xót, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi
Kết thúc thời gian thẩm định, nếu không có bất kỳ vấn đề vướng mắc gì, hồ sơ đáp ứng được tất cả các quy định pháp luật hoặc tuy hồ sơ có thiếu xót nhưng trong thời hạn luật định đã được người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì hợp đồng li-xăng sẽ được đăng ký, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Sau đó, người nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và một bản hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng) đã được đóng dấu đăng ký. Quyết định đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ được công bố công khai trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Nếu việc đăng ký hợp đồng li-xăng bị từ chối thì người nộp hồ sơ có quyền làm đơn khiếu nại hoặc đơn khởi kiện về quyết định từ chối theo trình tự thủ tục khiếu nại, khởi kiện hành chính.
Sau khi đã đăng ký hợp đồng li-xăng mà có việc chỉnh sửa, thay đổi nội dung về hợp đồng li-xăng thì các bên phải thực hiện giao kết bằng văn bản và đương nhiên để đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba thì việc thay đổi này cần phải đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.
