Mẫu thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu

1. Mẫu thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu:

THƯ KHUYẾN CÁO

V/v: Xâm phạm nhãn hiệu …. đã được pháp luật bảo hộ

(Lần thứ nhất)

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A

Địa chỉ: Thôn X, xã Y, huyện Gia Lâm, thành phố H

Nhân danh Tập đoàn…., chúng tôi xin thông báo đến Quý Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ A rằng: Quý Công ty đã có hành vi xâm phạm nhãn hiệu … đã được pháp luật bảo hộ.

Hiện nay, Công ty cổ phần… là chủ sở hữu nhãn hiệu … và hình … cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 3x căn cứ theo Văn bản số 1345 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 1/1/….. Thời gian qua, công ty phát hiện trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm nước uống tinh khiết mang nhãn hiệu … với cách trình bày bao bì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “… và hình” của công ty chúng tôi  đang sở hữu và được bảo hộ.

Chúng tôi được biết quý công ty là cơ sở sản xuất, bán ra thị trường hai sản phẩm nước nêu trên. Việc công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ A cho sản xuất, phân phối sản phẩm nước tinh khiết có gắn dấu hiệu “…” là hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của Công ty cổ phần…. Việc Công ty cổ phần …. chúng tôi viết thư khuyến cáo yêu cầu quý Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ A phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên căn cứ sau:

1. Quyền đối với nhãn hiệu:

Trước hết, chúng tôi xin khẳng định, Công ty cổ phần … là chủ sở hữu hợp pháp và độc quyền sử dụng đối với nhãn hiệu “…. và hình”. Ngày 1/1/… Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “… và hình” cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 3x của chúng tôi văn bằng số 1345 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có nội dung ghi rõ: chủ sở hữu nhãn hiệu “… và hình” là Công ty cổ phần …;

Đối tượng bảo hộ là nhãn hiệu “… và hình” (bao gồm cả màu sắc) cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 3x;

Phạm vi bảo hộ bao gồm phần chữ “…” và phần hình (theo mẫu nhãn hiệu (1) đính kèm thư này).

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi được cấp ngày 01/1/…, đến nay vẫn còn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản:

1) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ;

2) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

3) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp;

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chủ sở hữu nhãn hiệu là cá nhân, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiến.

Như vậy, Công ty Cổ phần … là chủ sở hữu đối với nhãn hiệu “… và hình”, chủ thể duy nhất được phép sử dụng nhãn hiệu này.

2. Bằng chứng xâm phạm: 

Bằng chứng xâm phạm về việc Quý Công ty xâm phạm nhãn hiệu … đính kèm Thư khuyến cáo này gồm 01 ảnh Xâm phạm nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu … và hình số 1345 Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

do cán bộ nghiệp vụ của Công ty chúng tôi chụp lại vào ngày 01/8/… tại địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ A – Thôn X, xã Y, huyện Gia Lâm, thành phố H.

3. Căn cứ pháp luật 

Chúng tôi cho rằng hành vi sản xuất và phân phối các sản phẩm nước uống mang nhãn hiệu … với cách trình bày bao bì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “… và hình” là hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty cổ phần …. Cụ thể:

Một là, Căn cứ theo quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ, hành vi nói trên của quý công ty là hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới dịch vụ, hàng hóa thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

Hai là, Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

Ba là, Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, có yếu tố xâm phạm khi chứng minh được cả hai điều kiện: (i) dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ và (ii) hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy, Dựa vào các quy định của pháp luật nêu trên, Công ty cổ phần … đã tiến hành so sánh, đối chứng hai mẫu vật theo điểm a, khoản 39.8, khoản 39.9 Điều 39 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và đưa ra kết luận sau:

Về phần chữ, “…” và “….”, “… ” có sự tương tự rất lớn, hầu như không khác biệt.

– Đánh giá mặt cấu trúc:

– Đánh giá mặt phát âm:

– Đánh giá mặt ý nghĩa:

– Đánh giá hình thức thể hiện:

– Về phần hình, khi chúng tôi tiến hành so sánh cũng nhận thấy những điểm tương tự rất rõ ràng. Bao bì sản phẩm, nền màu nhãn hiệu…

Tổng thể nhãn hiệu “… và hình”, thành phần mạnh (yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý, ấn tượng khi quan sát) chính là phần chữ. Dựa vào thành phần mạnh này mà khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của chúng tôi với các hàng hóa khác trên thị trường.

– Về hàng hóa hoặc dịch vụ:

Bốn là, Căn cứ theo quy định điểm a khoản 9 Điều 39 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định

Hai hàng hóa hoặc dịch vụ bị coi là trùng nhau cùng loại khi hai hàng hóa hoặc hai dịch vụ có các đặc điểm sau đây:

(i) Có cùng bản chất thành phần, cấu tạo,… và cùng chức năng, mục đích sử dụng;

(ii) Có bản chất gần giống nhau và cũng chức năng, mục đích sử dụng

4. Mức độ ảnh hưởng: 

Việc sử dụng nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu … nói trên của quý Công ty ở mức độ gây nhầm lẫn cho khách hàng, người tiêu dùng, công chúng, báo chí truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ,… Từ đó, làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi được thể hiện qua:

1) Bảng số liệu thống kê từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm – Xem phụ lục 02;

2) Doanh thu thống kê từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm – Xem phụ lục 03;

5. Yêu cầu của Công ty cổ phần ….: 

Dựa trên những phân tích nêu trên, Chúng tôi kính đề nghị quý Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ:

Thứ nhất, Quý Công ty chấm dứt sử dụng dấu hiệu tương tự nhãn hiệu bảo hộ, chấm dứt sản xuất, phân phối sản phẩm có bao bì gắn các dấu hiệu tương tự đó để tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần …

Thứ hai, Đề nghị công ty thu hồi các sản phẩm có gắn dấu hiệu tương tự đã phân phối trên thị trường, tiêu hủy trong thời gian sớm nhất (tối đa 03 tháng kể từ ngày nhận được thư khuyến cáo này).

Thứ ba, Trường hợp quý Công ty vẫn tiếp tục sản xuất/không tiến hành thu hồi theo đúng thời hạn mà Công ty cổ phần … đã đưa ra. Chúng tôi Công ty cổ phần … tiến hành gửi công văn đến Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xử lý vi phạm của quý Công ty. Những thiệt hại về tiền bồi thường của quý công ty sẽ chỉ tăng thêm, như vậy Chúng tôi kính đề nghị quý Công ty thực hiện hành vi phù hợp, tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật.

Thứ tư, Chúng tôi đề nghị quý Công ty sử dụng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ A và tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tránh trường hợp xảy ra vi vi phạm nhãn hiệu như hiện nay.

Tóm lại, từ những trình bày nêu trên, Chúng tôi hy vọng quý Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ A tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, tiếp tục phát triển, hạn chế tối đa tổn thất mà Công ty có thể gặp phải, bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của Công ty chúng tôi có thể được bảo vệ từ đó tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh giữa hai bên công ty.

2. Mục đích gửi thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu:

Thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu được hiểu là văn bản thông báo trong đó nội dung khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm xâm phạm quyền nhãn hiệu của chủ thể khác, khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. 

Việc gửi thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu không phải thủ tục bắt buộc trong việc ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu, tuy nhiên thực tế việc gửi thư khuyến cáo, cảnh cáo này nhằm: 

Thứ nhất, Giúp chủ sở hữu nhãn hiệu có biện pháp trước mắt ngăn chặn hành vi vi phạm nhãn hiệu, qua thủ khuyến cáo, cảnh báo này bên vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm. Từ đó giảm thiểu những tổn thất, thiệt hại mà hành vi vi phạm nhãn hiệu gây ra, rút ngắn thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện hành vi ngăn chặn, xử lý xâm phạm nhãn hiệu.

Thứ hai, Góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về Sở hữu trí tuệ nói riêng và pháp luật nói riêng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

3. Cấu trúc nội dung thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu:

Cấu trúc nội dung thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu cần mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong đó cần nêu đầy đủ nội dung về thôn tin chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu và nhãm hiệu bị vi phạm, thông tin của bên vi phạm, đồng thời nêu rõ các dấu hiệu cũng như hành vi vi phạm nhãn hiệu,…

Nội dung thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu cần đầy đủ 03 phần:

3.1. Mở đầu: 

Tại phần mở đầu, quý bạn đọc cần cung cấp thông tin sau đây:

– Thông tin sở hữu nhãn hiệu bị vi phạm: Họ và tên (đối với cá nhân), tên (tổ chức), địa chỉ, thông tin nhãn hiệu bị xâm phạm, các tài liệu chứng minh quyền của chủ sở hữu;

– Thông tin bên vi phạm: Họ và tên (đối với cá nhân), tên (tổ chức), địa chỉ;

– Tiêu đề của thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu;

3.2. Nội dung: 

Phần nội dung Thư là phần quan trọng nhất. Bên chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp cần đưa ra lập luận, căn cứ pháp lý chính xắc từ đó phân tích và đưa ra các bằng chứng chứng minh nêu bật được hành vi xâm nhãn hiệu của bên có hành vi vi phạm. Nội dung thư khuyến cáo hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường có nội dung chủ yếu sau:

– Căn cứ, tài liệu chứng mình là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu thông qua: Giấy chứng nhận nhãn hiệu được cấp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,….

– Đưa ra các dấu hiệu, hành vi, hành động của bên vi phạm;

– Đưa ra căn cứ quy định của pháp luật kết hợp với việc sử dụng các biện pháp so sánh, đối chiếu, phản biện, lập luận,…. nhằm mục đích khẳng định các hành vi xâm phạm nhãn hiệu của bên vi phạm.

– Đưa ra khuyến cáo, cảnh báo và mong muốn của chủ sở hữu nhãn hiệu đối với bên có hành vi vi phạm như: Yêu cầu bên vi phạm chấm dứt mọi hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu, tiến hành việc thu hồi các sản phẩm, quảng cáo, biển bảng đã và đang kinh doanh, công khai xin lỗi và cải chính thông tin về việc sử dụng nhãn hiệu;

– Đưa ra khoảng thời gian nhất định, yêu cầu bên vi phạm thực hiện. Đồng thời tiến hành việc cảnh báo, đưa ra các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm trong trường hợp bên vi phạm vẫn tiếp tực thực hiện hành vi vi phạm nhãn hiệu.

3.3. Phần kết: 

Chốt lại vấn đề và mong muốn của chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp. Tại phần kết, quý bạn đọc cần thực hiện việc tóm tắt ý chí cũng như nguyện vọng của mình trước hành vi vi phạm nhãn hiệu này.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:  

– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 (sau đây gọi là Luật SHTT);

– Nghị định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.