Các bản án tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Quy định của pháp luật về tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ: 

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật chuyển giao công nghệ quy định chuyển giao công nghệ là bên có quyền chuyển giao công nghệ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ sang bên nhận công nghệ. Phân loại các hình thức chuyển giao công nghệ đó là: Chuyển giao công nghệ trong nước là chuyển giao công nghệ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam; Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là việc chuyển giao công nghệ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam; Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài là việc chuyển giao công nghệ từ lãnh thổ Việt Nam qua biên giới ra nước ngoài. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ phụ thuộc lớn vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, Luật chỉ quy định những quyền và nghĩa vụ cơ bản. 

Có một số nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau: Liên quan đến đối tượng chuyển giao như bên nhận chuyển giao viện lý do công nghệ đã lạc hậu để không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hay tranh chấp xuất phát từ chính hành vi vi phạm của bên chuyển giao. 

Hiện nay, có một số tranh chấp về chuyển giao công nghệ phổ biến như: tranh chấp sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo mô tả, tranh chấp liên quan đến đối tượng chuyển giao công nghệ, tranh chấp về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tranh chấp về việc giữ bí mật công nghệ được chuyển giao, tranh chấp do việc ký và giao kết hợp đồng không chặt chẽ, tranh chấp phát sinh do bên chuyển giao chưa đăng ký bảo hộ đối với công nghệ được chuyển giao….

2. Các bản án tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ: 

2.1. Bản án 19/2021/KDTM-PT ngày 19/03/2021 về tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất Poly-Pu máy móc thiết bị và hợp đồng mua bán hàng hóa: 

 * Nội dung vụ án: 

Ngày 29/01/2019, Công ty TNHH B và Công ty TNHH MTV M có ký với nhau một hợp đồng chuyển nhượng công nghiệp sản xuất Poly-PU, máy móc thiết bị (không bao gồm nguyên liệu sản xuất). Tổng giá trị hợp đồng là 3.000.000.000 đồng, phương thức thanh toán chia làm 03 đợt:

+ Đợt 1 ngày 29/01/2019 chi trả 50% giá trị hợp đồng= 1.500.000.000 đồng.

+ Đợt 2 ngày 28/4/2019 chi trả 30% giá trị hợp đồng= 900.000.000 đồng.

+ Đợt 3 ngày 15/5/2019 chi trả 20% giá trị hợp đồng= 600.000.000 đồng. Số tiền được chi trả bằng tiền mặt, nếu cần mở hóa đơn sẽ theo quy định của luật mở hóa đơn và chuyển khoản, số tiền chuyển sẽ khấu trừ vào số tiền tổng giá trị.

Công ty B cử 03 đợt cán bộ, nhân viên đến Công ty M học nghề, Công ty M tích cực hướng dẫn, tiền lương nhân viên học nghề do công ty B chi trả; chi phí điện, nước do Công ty M phụ trách.

Từ ngày 22 đến 28/4/2019, Công ty B sẽ chuyển công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị của xưởng Công ty M về xưởng Công ty B. Công ty M có trách nhiệm thanh lý hợp đồng thuê xưởng, trả xưởng cho Công ty Thanh Bình.

Khi ký hợp đồng này các bên đã gặp nhau trao đổi trước nhiều lần, mục đích của Công ty Bắc Hoàng là nhận được một công nghệ sản xuất với một dây chuyền máy móc hoàn thiện, công nghệ kỹ thuật mới nhằm cải thiện quy trình sản xuất hiện tại của Công ty TNHH B, khai phá sản phẩm mới của ngành gỗ gia dụng. Tuy nhiên, khi hai bên thực hiện hợp đồng, Công ty M không bàn giao các tài liệu liên quan đến kỹ thuật công nghệ cho Công ty B, chỉ yêu cầu nhân viên của Công ty B đến M học kỹ thuật. Khi đến Công ty M học kỹ thuật, các nhân viên của B không học được những gì liên quan đến kỹ thuật công nghệ, không được cung cấp tài liệu trong quá trình học, chỉ được chỉ dẫn cách làm khuôn Poly-PU một cách sơ sài như là: Pha chế chất nào vào chất nào, sau khi chờ hóa chất đông rắn thì gỡ khuôn, chứ không có một chuẩn mực kỹ thuật nào dựa trên một tài liệu công nghệ nào, cũng không có được một công nghệ nào mà chỉ mua vật liệu về rồi pha chế một cách cảm tính, dẫn đến nhân viên của Công ty B không có thu hoạch về kỹ thuật làm khuôn Poly-PU.

Vào ngày 29.01.2019, Công ty B đã thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt số tiền 1.500.000.000 đồng.

Công ty B nhận thấy Công ty M không có được một kỹ thuật công nghệ về sản xuất Poly-PU, họ chỉ mang một số máy móc cũ từ Trung Quốc qua Việt Nam để làm khuôn Poly-PU, không phải là chủ sở hữu của một công nghệ, không có quyên chuyển nhượng mua bán công nghệ nên đã yêu câu hủy hợp đồng, đồng thời yêu cầu phía Công ty M hoàn trả lại số tiền 1.500.000.000 đồng, Công ty B đã thanh toán đợt 1 vào ngày 29.01.2019 cho công ty M nhưng phía Công ty M đã không đồng ý với các yêu cầu trên của Công ty B. Hai bên đã có các văn bản gửi qua lại với nhau nhưng không đi đến thống nhất phương án giải quyết.

Hợp đồng chuyển nhượng công nghệ sản xuất Poly-PU nói trên có dấu hiệu lừa dối, chủ thể của hợp đồng bên A – bên chuyển giao công nghệ không có đủ tư cách một chủ sở hữu công nghệ, giá trị chuyển giao công nghệ, giá trị chuyển giao công nghệ 3.000.000.000 đồng cũng được các bên thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt và không mở hóa đơn là trái quy định của pháp luật. Vì vậy, Công ty TNHH B khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển giao công nghệ Poly-PU ngày 29.01.2019 giữa Công ty TNHH B và Công ty M vô hiệu, yêu cầu Công ty M hoàn trả lại số tiền 1.500.000.000 đồng đã nhận từ Công ty B về khoản thanh toán đợt 1 vào ngày 29.01.2019. Công ty TNHH B từ chối thanh toán lại số tiền thuê nhà xưởng tháng 2 năm 2019 của Công ty Thanh Bình cho Công ty M tổng trị giá 91.920.000 đồng theo điểm 7 Điều 5 của Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

* Nhận định của Tòa án: 

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV M đã thừa nhận hai bên thỏa thuận chuyển nhượng Công nghệ sản xuất Poly-PU, máy móc thiết bị hoàn toàn phù hợp với hợp đồng hai bên ký kết (BL: 162 đến 166).

[2]. Hồ sơ kèm theo hợp đồng hai bên ký kết gồm 7 danh mục: 1. Giấy phép kinh doanh cấp lần đầu… lần thứ 5; 2. Biểu đồ nhân sự; 3. Danh sách công nhân kèm theo; 4. Danh sách máy móc thiết bị; 5. MSDS hai bản, danh sách hóa chất; 6. Lưu trình sản xuất hai bản; 7. Hợp đồng thuê kho (BL: 161). Còn Công nghệ sản xuất là kiến thức có hệ thống về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu; nó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng để tạo ra hàng hóa. Như vậy, đối chiếu với hồ sơ kèm theo hợp đồng thì chưa có tài liệu thể hiện Công ty TNHH MTV M sở hữu Công nghệ sản xuất Poly-PU. Công ty TNHH MTV M chỉ trình bày cho rằng đã chứng minh được quyền sở hữu kỹ thuật công nghệ sản xuất Poly-PU từ kết quả nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh mà có được, sản phẩm được tạo lập hợp pháp nên công nghệ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV M. Tuy nhiên, người đại diện cho Công ty TNHH MTV M không cung cấp được tài liệu cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để chứng minh, chỉ có lời trình bày về kinh nghiệm làm ra sản phẩm là chưa có căn cứ để chấp nhận.

[3]. Tòa án cấp sơ thẩm xác định Công ty TNHH MTV M không có quyền chuyển nhượng công nghệ sản xuất theo quy định tại Điều 7 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; điểm a khoản 3 Điều 6, Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013 để tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng Công nghệ sản xuất Poly-Pu, máy móc thiết bị bị vô hiệu, do nội dung của giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật là có căn cứ. Nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu, lỗi chính do Công ty TNHH MTV M gây ra. Giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu phải buộc Công ty TNHH MTV M chịu trách nhiệm bồi thường nhiều hơn mới phù hợp; tuy nhiên, Công ty TNHH B không kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.

[4]. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận; không chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty TNHH MTV M, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Công ty TNHH MTV M phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

* Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH B.

Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng công nghệ sản xuất Poly-Pu, máy móc thiết bị (không bao gồm nguyên liệu sản xuất) ngày 29/01/2019 giữa Công ty TNHH B và Công ty TNHH MTV M bị vô hiệu.

Công ty TNHH MTV M phải hoàn trả lại cho Công ty TNHH B so tiền đã nhận là 1.500.000.000 đồng.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty TNHH MTV M.

Công ty TNHH B phải bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH MTV M số tiền là 178.410.000 đồng và phải thanh toán cho Công ty TNHH MTV M số tiền 133.730.540 đồng, tổng cộng 312.140.544 đồng.

3. Đối trừ nghĩa vụ, Công ty TNHH MTV M phải thanh toán cho Công ty TNHH Bắc Hoàng số tiền là 1.187.859.456đ (Một tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.2. Bản án số: 04/2019/KDTM-PT ngày 22/01/2019 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử về Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ: 

* Nội dung vụ án: 

Ngày 04/11/2013, ông có tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức và giành được giải khuyến khích với sản phẩm: “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao”, theo Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 04/11/2013. Tháng 7/2015, Đài truyền hình Việt Nam về xưởng cơ khí của ông, thực hiện phóng sự quá trình sản xuất chiếc kéo và thực nghiệm công dụng cũng như việc sử dụng kéo của chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao; tham gia đoàn làm phóng sự về chiếc kéo có ông Đậu Chí T – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại M. Phóng sự này được phát trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngày 21/8/2015, ông và ông T thỏa thuận: Ông chuyển nhượng công nghệ chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao cho ông T với giá trị 200.000.000đ theo yêu cầu của ông T, ông đã viết hợp đồng chuyển giao sáng chế về chiếc kéo cho ông T và ký vào hợp đồng; ông T hứa hẹn mang hợp đồng về Công ty để đánh máy lại ký và đóng dấu, sau đó sẽ chuyển lại cho ông bản hợp đồng và thanh toán tiền. Tuy nhiên, sau đó ông T không chuyển giao lại bản hợp đồng, cũng không T toán tiền cho ông. Ngày 09/9/2015, ông xem chương trình Góc nhìn khán giả được phát trên kênh VTC14 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, phát hình ảnh của ông đang thực nghiệm cắt cành cây Xoài bằng chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao; người dẫn chương trình phát sóng truyền hình cho rằng đây là sản phẩm cải tiến kéo cắt cành của ông Đậu Chí T. Ngày 13/9/2015, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC lại phát sóng hình ảnh của ông một lần nữa, Biên tập viên khẳng định: “Theo chia sẻ của anh Thăng, sản phẩm kéo cắt cành trên cao được anh Đậu Chí T cải tiến từ kéo cắt cành thông thường, tuy nhiên theo tìm hiểu của ban biên tập thì đây là sáng chế của anh Hoàng Công H, hiện nay giữa anh Đậu Chí T và anh Hoàng Công H đang có kế hoạch chuyển giao cho nhau”. Việc ông T tự ý đưa hình ảnh của ông lên đài truyền hình để quảng cáo sản phẩm chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao do ông sáng 3 chế là vi phạm quyền nhân thân của ông về hình ảnh.

Vì vậy, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Đậu Chí T phải thanh toán cho ông 200.000.000đ tiền chuyển giao công nghệ; buộc ông Đậu Chí T chấm dứt sử dụng hình ảnh của ông để quảng bá sản phẩm, đồng thời bồi thường về hành vi tự ý đưa hình ảnh của ông H lên truyền hình làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông H gây thiệt hại với số tiền 30.000.000 đồng. 

* Nhận định của Tòa án: 

[1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa, bị đơn ông Đậu Chí T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Bá Th vắng mặt, nhưng đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai; do đó Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các đương sự nêu trên.

[2]. Về nội dung: 

 [2.1]. Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả hỏi tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác; nhận thấy: Ngày 04/11/2013, ông Hoàng Công H dự cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sản phẩm “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao”; sản phẩm đạt giải khuyến khích theo Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Theo ông H, vào khoảng tháng 7/2015, các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đến nhà ông cùng với một số cán bộ của các cơ quan ở tỉnh Đắk Lắk để ghi hình phóng sự quy trình sản xuất kéo, công dụng và phương thức sử dụng kéo cắt cành trụ tiêu trên cao của ông; đi cùng đoàn còn có ông Đậu Chí T – Giám đốc Công ty CP thương mại M; ông T đề nghị cùng hợp tác, nên ông đồng ý và ngày 21/8/2015 hai bên xác lập Hợp đồng chuyển giao công nghệ với giá 200.000.000đ, ông viết Hợp đồng và ký đưa cho ông T, ông T hứa đem về Công ty ký, đóng dấu, nhưng sau đó ông T không đưa lại Hợp đồng và cũng không T toán số tiền đã thỏa thuận, nhưng ông T tiến hành sản xuất và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

[2.2]. Ông Đậu Chí T không thừa nhận có ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ với ông Hoàng Công H mà chỉ tuyển ông H vào làm trong công ty để chia lợi nhuận; tuy nhiên ông T không cung cấp được Hợp đồng lao động giữa hai bên. Mặc dù ông T không thừa nhận ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với ông H, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Nguyễn Bá Th xác định và cung cấp tài liệu chứng minh: Vào tháng 9/2015, ông Đậu Chí T là Giám đốc Công ty CP thương mại M có đặt vấn đề viết bài quảng cáo cho sản phẩm kéo cắt cành trụ tiêu trên cao và chứng minh bằng quyền sở hữu của mình là bản hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa ông T và ông H, nên ông (Thăng) đã viết bài gửi đến chương trình Góc nhìn khán giả – kênh VTC4 vào ngày 09/9/2015 để đăng tải. Mặt khác tại băng ghi âm cuộc đối thoại giữa ông H và ông T (ông T thừa nhận đó là giọng nói của mình) có nội dung ông T sẽ trả tiền cho ông H một cục. Như vậy có căn cứ xác định ông H có chuyển giao công nghệ “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao” cho ông T. Tuy nhiên do tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án là bản Hợp đồng chuyển giao công nghệ chỉ có 02 trang giấy và không có quy định số 6 tiền chuyển giao công nghệ (theo ông T, Hợp đồng có 03 trang, trong đó số tiền hai bên thỏa thuận được viết ở trang 02 nhưng ông T đã cất giấu). Do đó cần phải tiến hành định giá xác định giá trị sáng chế “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao” để buộc ông T phải trả giá trị chuyển giao công nghệ cho ông H mới đảm bảo sự công bằng. Tuy nhiên án sơ thẩm cho rằng tại thời điểm chuyển giao công nghệ, sản phẩm “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao” chưa được đăng ký, chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế nên không có giá trị pháp lý. Đồng thời Căn cứ Công văn số 3717/BKHCN-ĐTG ngày 03/11/2017 của Bộ khoa học và công nghệ cho rằng: Thỏa thuận chuyển giao giải pháp kỹ thuật là giao dịch dân sự, do đó không phải thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá trị chuyển giao giải pháp kỹ thuật chỉ có ý nghĩa tham khảo, không phải là căn cứ áp dụng hoặc tham gia giải quyết vụ việc; để bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Công H là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006: “Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp”; Điều 30 Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 31-12-2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ: Kết quả đánh giá, định giá công nghệ là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm hợp đồng chuyển giao công nghệ và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và các quy định về quyền của đương sự trong việc “Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định” và “Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản” theo quy định tại các Điều 102, 104 của Bộ luật tố tụng dân sự. Như vậy quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm chưa tiến hành thẩm định giá, giá trị chuyển giao công nghệ “Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao” mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục và xét xử ngay sẽ ảnh hưởng đến quyền kháng cáo của các đương sự. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiến hành giải quyết lại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

[3]. Do bản án sơ thẩm bị hủy nên ông Hoàng Công H không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

* Tuyên xử: 

[1]. Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, V/v “Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ”; giữa nguyên đơn ông Hoàng Công H và bị đơn ông Đậu Chí T. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

 [2]. Ông Hoàng Công H không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm; Hoàn trả lại cho ông H 2.000.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm tại Biên lai thu tiền số 0009186 ngày 09/8/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Những văn bản sử dụng trong bài viết:

Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về hòa giải thương mại